Com anunciàvem la setmana passada, aquesta setmana tractarem les prohibicions relatives que podem trobar-nos a l’hora de registrar una marca, segons l’art. 6 LM (Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques) (LM).
El primer filtre que passarem quan realitzem la sol·licitud de la marca són les prohibicions absolutes; superat aquest examen, l’OEPM realitza un segon examen: la verificació de les prohibicions relatives. Aquestes prohibicions, a diferència de les absolutes, atenen a la registrabilitat del signe, en funció de possibles perjudicis a titulars de drets anteriors, bé sigui una marca registrada prioritària, una marca re anomenada, el nom civil, etc. És a dir, el signe en sí és susceptible de protecció, però drets anteriors de tercers fan que el signe no sigui registrable, per risc de confusió.
Quins són els signes que no poden registrar-se segons l’article 6.1 de la LM?
No podran registrar-se com a marques els signes que:
- siguin idèntics a una marca anterior que designi productes o serveis equivalents i
- els que per ser idèntics o similars a una marca anterior i per ser idèntics o similars els productes o serveis que designen, existeixi un risc de confusió en el públic; el risc de confusió inclou el risc d’associació amb la marca anterior.
I, què s’entén per idèntica?
Per a valorar si ens trobem davant una marca idèntica,la Sentència del TJUE C-291/00, interpreta que “(…) un signe és idèntic a la marca quan reprodueix, sense modificacions ni addicions, tots els elements que constitueixen la marca o quan, considerat en el seu conjunt, conté diferències tan insignificants que poden passar desapercebudes als ulls d’un consumidor mig”.
En aquest sentit, una marca anterior pot considerar-se idèntica al nou signe si es donen les dues condicions següents:
- Tots els elements inclosos en ambdós signes són iguals o les diferències entre ells són tan irrellevants que el consumidor mig no les tindrà en compte.
- Els productes i/o serveis coberts respectivament són idèntics.
A més de la identitat, hem de veure si hi ha una marca anterior que pugui prestar confusió en el moment del registre.
Què es considera marca anterior segons l’article 6.2 de la LM?
Són marques anteriors:
- Les marques
ja registrades amb anterioritat a la data de presentació i que entri en
alguna de les següents categories:
- Marques espanyoles concedides per l’OEPM.
- Marques internacionals que tenen efectes a Espanya.
- Marques comunitàries concedides per l’EUIPO.
- Les marques comunitàries registrades que, tot i tenir una data de presentació posterior a la sol·licitud de registre presentada davant l’OEPM, hagin reivindicat l’antiguitat d’una marca amb efectes a Espanya, quan l’antiguitat d’aquestes marques fora anterior a la data de presentació del signe.
- Les sol·licituds de marques ressenyades en els dos punts anteriors sempre que resultin finalment concedides.
- Les marques no registrades que a la data de presentació o prioritat de la sol·licitud de la marca a examen siguin “notòriament conegudes” a Espanya en el sentit de l’article 6 bis del Conveni de París.
Dins del concepte de les prohibicions, junt al d’identitat i marca anterior, ens trobem amb el concepte de consumidor mig. Dins d’Europa hi havia vàries perspectives sobre aquest concepte, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va unificar i se va decantar per la consideració de què el consumidor mig és una persona que no destaca per unes altes qualitats, però tampoc, pel contrari, es tracta d’una persona mitjanament atenta i reflexiva.
Per tant, en vistes a evitar el risc de patir prohibicions relatives o absolutes i pagar una taxa de registre que es perdria directament (recordem que l’OEPM, l’OMPI i l’EUIPO no tornen ni un euro!) sempre s’haurà d’avaluar prèviament quin signe es vol registrar i fer un estudi de registrabilitat.
Si vol ampliar informació, sol·licitar un pressupost o demanar-nos una avaluació prèvia per a valorar l’èxit d’un registre i l’estudi de registrabilitat, contacti amb nosaltres.