Como anunciábamos la semana pasada, esta semana vamos a tratar las prohibiciones relativas que podemos encontrarnos a la hora de registrar una marca, según el art. 6 LM (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) (LM).
El primer filtro que pasaremos cuando realicemos la solicitud de la marca son las prohibiciones absolutas; superado este examen, la OEPM realiza un segundo examen: la verificación de las prohibiciones relativas. Estas prohibiciones, a diferencia de las absolutas, atienden a la registrabilidad del signo, en función de posibles perjuicios a titulares de derechos anteriores, bien sea una marca registrada prioritaria, una marca renombrada, el nombre civil, etc. Es decir, el signo en sí es susceptible de protección, pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no sea registrable, por riesgo de confusión.
¿Cuáles son los signos que no pueden registrarse según el artículo 6.1 de la LM?
No podrán registrarse como marcas los signos que:
- sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios equivalentes y
- los que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
Y, ¿qué se entiende por idéntica?
Para valorar si nos encontramos ante una marca idéntica,la Sentencia del TJUE C-291/00, interpreta que “(…) un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio”.
En este sentido, una marca anterior puede considerarse idéntica al nuevo signo si se dan las dos condiciones siguientes:
- Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.
- Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos.
Además de la identidad, debemos ver si hay una marca anterior que pueda prestar confusión en el momento del registro.
¿Qué se considera marca anterior según el artículo 6.2 de la LM?
Son marcas anteriores:
- Las marcas ya registradas con anterioridad a
la fecha de presentación y que entre en alguna de las siguientes categorías:
- Marcas españolas concedidas por la OEPM.
- Marcas internacionales que surten efectos en España.
- Marcas comunitarias concedidas por la EUIPO.
- Las marcas comunitarias registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la solicitud de registro presentada ante la OEPM, hayan reivindicado la antigüedad de una marca con efectos en España, cuando la antigüedad de dichas marcas fuera anterior a la fecha de presentación del signo.
- Las solicitudes de marcas reseñadas en los dos puntos anteriores siempre que resulten finalmente concedidas.
- Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
Dentro del concepto de las prohibiciones, junto al de identidad y marca anterior, nos encontramos con el concepto de consumidor medio. Dentro de Europa había varias perspectivas sobre dicho concepto, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea unificó y se decantó por la consideración de que el consumidor medio es una persona que no destaca por unas altas cualidades, pero tampoco, por lo contrario, se trata de una persona medianamente atenta y reflexiva.
Por tanto, en vistas a evitar el riesgo de adolecer de prohibiciones relativas o absolutas y pagar una tasa de registro que se perdería directamente (¡recordemos que la OEPM, OMPI y EUIPO no devuelven ni un euro!) siempre se deberá evaluar previamente qué signo se quiere registrar y hacer un estudio de registrabilidad.
Si quiere ampliar información, solicitar un presupuesto o pedirnos una evaluación previa para valorar el éxito de un registro y el estudio de registrabilidad, contacte con nosotros.
